Avv. Gianluigi Fioriglio – Dott.ssa Emanuela Muri
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Con il termine secondary meaning si intende il fenomeno con cui un marchio, privo originariamente di carattere distintivo, lo acquisisce grazie all’uso che dello stesso viene fatto, guadagnando così notorietà.
Il carattere distintivo è uno degli elementi fondamentali affinché un marchio europeo possa essere registrato e, di conseguenza, tutelato da eventuali contraffazioni. Di esso non vi è una definizione specifica, ma può essere considerato come la capacità di distinguere “i prodotti di un’impresa da quelli di altre”.
Può trattarsi di una caratteristica intrinseca del marchio oppure può essere acquisito a seguito dell’utilizzo: il suo obiettivo è quello di tutelare l’interesse pubblicistico dei consumatori al fine di distinguere facilmente i prodotti presenti sul mercato e ricondurli a una determinata impresa.
La norma di riferimento è il Reg. UE 2017/1001, il quale all’art. 59 prevede che, in caso di contestazione, la dimostrazione del carattere distintivo acquisito da un marchio negli Stati membri dell’UE a seguito dell’uso possa impedirne la dichiarazione di nullità.
Il caso Adidas
Adidas, azienda leader in Europea nel Tessile per la produzione di abbigliamento e scarpe, ha fatto ricorso proprio al secondary meaning e a quanto previsto dall’art. 59 Reg. UE 2017/1001 (prima della riforma, art. 57 Reg. UE 2009/2007), per provare a salvare uno dei propri marchi dalla dichiarazione di nullità pronunciata dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).
Secondo la ricorrente, il marchio composto da “tre strisce parallele equidistanti di uguale larghezza, applicate sul prodotto in qualsiasi direzione”, e registrato nel 2014, ha assunto, a seguito dell’uso, carattere distintivo in tutti gli Stati membri dell’UE. Di conseguenza, non avrebbe potuto essere dichiarato nullo in virtù della norma sopra citata.
Il ricorso presentato al Tribunale dell’Unione Europea, tuttavia, è stato respinto e il marchio definitivamente annullato (Trib. UE Causa C-307/17 del 16/6/19). Gli elementi di prova presentati da Adidas, secondo i giudici europei, non erano pertinenti alla descrizione del marchio effettuata in sede di registrazione. L’estrema semplicità delle caratteristiche dello stesso, di fatto, avrebbe impedito di valutare come elementi di prova tutte le immagini, presentate da Adidas, recanti variazioni del marchio per adeguarlo a fini commerciali. L’inversione dello schema dei colori (tre strisce bianche o chiare su fondo scuro), strisce inclinate o recanti lunghezze differenti, sarebbero secondo il Trib. UE “variazioni non trascurabili” del marchio controverso. Questo avrebbe reso inidonee le immagini in questione a dimostrare l’acquisizione del carattere distintivo.
Condizione necessaria ma non sufficiente
Come ulteriore elemento di prova Adidas ha prodotto i dati riguardanti il fatturato e le spese per il marketing e la pubblicità.
Anche in tal caso, però, è stato ritenuto che questi elementi non possano dimostrare il carattere distintivo del marchio, poiché, sebbene mostrino l’incidenza di Adidas sul mercato europeo, per i giudici europei fanno riferimento a tutti i prodotti dell’azienda e non soltanto a quelli recanti il marchio oggetto di contestazione.
Valutazioni identiche sono intervenute anche per le sentenze dei giudici tedeschi e francesi sulla notorietà del marchio, ritenute non pertinenti, in quanto in riferimento a un qualsiasi “marchio a tre strisce”, e agli studi di mercato sulla notorietà. Questi ultimi sono stati considerati pertinenti solamente per cinque Stati membri dell’UE e ciò, nonostante non sia richiesto di fornire la prova dell’acquisizione del carattere distintivo per ogni Stato membro, non è sufficiente a dimostrare la diffusione del carattere distintivo in tutta l’UE.
La pronuncia del Tribunale UE dimostra che, sebbene l’art. 59 Reg. 2017/1001 riconosca nell’uso un’opzione di salvezza del marchio, non sia affatto semplice dimostrarlo.
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