Avv. Giuseppe Croari – Avv. Maria Corso
www.fclex.it

.

La società giapponese Marusho Hotta Co. Ltd, grossista di kimono tradizionali e altri prodotti di abbigliamento, ha incassato una significativa vittoria presso l’Ufficio Marchi Giapponese (JPO), nei confronti della maison Yves Saint Laurent.

L’oggetto su cui verte il contenzioso instaurato dalla casa di moda francese è la presunta violazione, da parte della Marusho Hotta Co. del celebre monogramma intrecciato “YSL”.

Lo svolgimento del contenzioso

Il 18 agosto 2022 la Marusho Hotta Co. Ltd, che opera nel mercato giapponese con il marchio UN-USELESS, chiedeva all’Ufficio Marchi Giapponese la registrazione del marchio figurativo costituito dal monogramma delle lettere “USL”, tra di loro intrecciate e racchiuse in un cerchio stilizzato.

Sebbene l’Ufficio governativo avesse accolto la domanda, la registrazione del marchio è stata interrotta a causa dell’opposizione depositata dalla Yves Saint Laurent, sulla scorta dell’esistenza di un pericolo di confusione dovuto alla similarità visiva, fonetica e concettuale tra i marchi in questione.

Le motivazioni di Yves Saint Laurent

Nello specifico, la titolare del marchio “YSL” deduceva che il monogramma “USL” avrebbe potuto confondere i consumatori sulla effettiva provenienza dei prodotti venduti e, pertanto, a quest’ultimo non doveva in alcun modo essere concessa la registrazione.

Inoltre, sempre a detta di Yves Saint Laurent, la registrazione non sarebbe dovuta essere concessa da parte del JPO in quanto con il deposito della domanda di marchio la Marusho Hotta avrebbe violato la normativa marchi giapponese che impedisce, per l’appunto, la registrazione di un marchio in caso di identità e/o similarità ad un altro preesistente e in caso di “relazione” tra i prodotti e dei servizi rivendicati dagli stessi.

La decisione dell’Ufficio Marchi Giapponese (JPO)

Con grande sorpresa, l’Ufficio governativo ha rigettato l’opposizione proposta da Yves Saint Laurent, dichiarando che il presunto rischio di confusione tra i marchi in questione venisse scongiurato dalla differenza grafica e visiva degli stessi.

Infatti, tale distinzione è da ravvisarsi nella lettera iniziale, nel design e nella configurazione generale dei marchi.

  • La pronuncia delle lettere iniziali di questi (“y” e “u”) creerebbe un suono significativamente contrastante.
  • Sotto il punto di vista concettuale, considerato che i due marchi non hanno di per sé alcun significato, non è stato possibile esaminarli relativamente a tale aspetto.
  • Il JPO ha stabilito che il consumatore medio non sarebbe stato in grado di percepire la combinazione delle lettere “YSL” nel monogramma del marchio della Marusho Hotta.

Conclusioni

Il caso in esame dimostra ancora una volta come, indipendentemente dal mercato, affinché tra due marchi possa sussistere un concreto rischio di confusione ciò che ha importanza è l’aspetto complessivo e generale dei marchi in esame.

Di conseguenza, anche se due marchi condividono alcune lettere ben possono essere considerati dissimili per via della percezione complessiva degli stessi.  

Nel caso di specie, la differenza nell’aspetto generale dei due marchi ha contribuito a ridurre il potenziale di confusione tra i consumatori e, sulla base di questa determinazione, l’Ufficio Marchi giapponese ha respinto l’opposizione.